商標権侵害の要件

どの様にしたらよいのでしょうか。今回は、商標権の侵害について考えてみたいと思います。

「商標権者は，指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」（商標法第25条）と規定されています。

また，「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」（商標法第37条第1号）は、商標権を侵害するものとみなされます。

つまり、商標権者のみがその登録商標を使うことができ、登録商標に類似する商標の使用は、商標権の侵害とみなされるのです。

ちなみに、指定商品・指定役務に類似しないものについては、他人の登録商標やそれに類似する商標を使用しても，商標権の侵害にはなりません。

尤も，防護標章登録（商標法第64条）というものがなされている場合には、一定の要件下で侵害とみなされます（商標法第67条第１号）

また、商標権の侵害にはならなくとも、不正競争に該当する場合には、差止めや損害賠償の対象となりえますので注意が必要です。（不正競争防止法第２条第１項第１号、第２号、第３号、第４条）

商標権侵害を判断する基準とはどのようなものでしょうか。

商標権侵害が成立するのは、以下の3つの要件を満たす必要があります。

• 商標登録されていること
• 専用権または禁止権によって保護された使用行為があること
• 登録商標と同一または類似の商標を、指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務について使用していること

それでは、商標権の侵害についてもう少し詳しく見ていきましょう。

商標の「使用」とは、商品又は商品の包装に標章を付する行為等と規定されています。（商標法第２条第３項）

例えば、ブランドの名称を示す文字や図形等をハンドバッグや自動車に付ける行為が挙げられます。

登録商標に類似する商標の「類似」とは、どのように判断するのでしょうか。

特許庁の商標審査基準では、「商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。」と規定しています。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/00_all.pdf

ここでの「外観」とは、視覚を通じて認識する外形、つまり「見た目」です。

「称呼」とは，取引上自然に認識する音、つまり「呼び方」です。

「観念」とは，取引上自然に想起する意味又は意味合いです。

つまり、「類似か否か」は、この外観、称呼、観念等による印象、記憶、連想等を「全体的に」みて、判断することになります。従い、このうち一つの要素でも出所混同のおそれのないものは、「非類似」となります。

商標の類似に関する有名な判例として、「大森林事件」（最判平4・9・22）があります。

この事件は、「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否に関するものです。

裁判所は、「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであって…綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があり、したがって、外観、観念、称呼についての総合的な類似性の有無も、具体的な取引状況によって異なってくる場合もあることに思いを致すべきである。」としています。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/063023_hanrei.pdf

つまり、裁判所の「類似の判断」に関する判断趣旨は、次のようなものであると思われます。

• 商標の類否は、対比される両商標について、指定商品・指定役務の出所混同を生ずるおそれがあるか否かにより判断する。
• 上記の判断においては、取引の実情、具体的な取引状況を考察する必要がある。
• 外観、観念、称呼のうち一つが類似であっても、指定商品・指定役務の出所につき誤認混同が生じるおそれがない場合には，非類似である。
• しかし、外観、観念、称呼が非類似であっても、取引状況によっては類似する場合がある。

商標権の侵害は、特許権の場合と異なり、その商標が著名商標（全国的に知られている商標）や周知商標（複数の都道府県にまたがって知られている商標）で実際に混同が生じている場合と、そうではなくたまたま同一類似の商標が使用されているのみの場合とでは、その対応が異なります。著名商標や周知商標の場合は、損害が大きくなる場合が多いので厳正に対処したほうが良いでしょう。

対応は次の手順に従い行います。

①　登録商標の確認

自分の保有する商標権が侵害されたと思ったら、まずは保有する商標権について確認する必要があります。

商標公報等に基づいて、登録商標及びその指定商品／役務について確認します。また商標権が存続しているかも確認する必要があります。その登録商標を使用しているか否かも確認したほうが良いでしょう。使用していない場合は、不使用取消審判によって商標登録が取消されることもあるからです。

②　相手方の使用状況の確認

次に、相手方による商標の使用状況等を確認します。相手方の商標が、保有する登録商標と同一又は類似か否かの確認です。

特に、保有する登録商標が複数の要素の結合商標の場合は注意が必要です。

例えば、図形と識別力のない文字（普通名称・品質表示等）との組み合わせの商標は防衛的な意義があるものですが、相手方がその文字のみを使用している場合は、商標権侵害にはならない可能性があります。（もっとも、識別力の有無の判断は困難なケースが多いですが…）

相手方が商標を使用している対象の商品や役務が、保有する商標権の指定商品や指定役務に含まれているか類似しているか否かを確認します。（判断基準は、既述の通りです。）

さらには、相手方も商標権を有しているか否かも念のために確認したほうが良いです。実は相手方の方が先に出願して登録を受けていたということが判明すると（保有する登録商標が過誤登録の場合）、彼我の立場が逆転する場合もあり得ます。

③　対応の選択

商標権侵害に対しては、差止請求・損害賠償請求をして対応するのが基本です。「差止請求」とは、現在進行中の相手方による商標の使用を止めさせるものです。「損害賠償請求」とは、これまでの商標権侵害による貴社の損害の賠償を求めるものです。損害額の算出につきましては、商標法において推定規定もあります。

保有する商標権を侵害されていることが明らかになった場合は、相手方に対して、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは、警告書（通知書）を送付することが一般的です。訴訟は費用が高くつきますし、訴訟前の交渉段階で解決する場合も多いからです。

警告書（通知書）の作成は、経験のある専門家に相談することをお勧めします。